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關注議題

2020

08.10

智慧財產

PCT國家階段進入中國時能否採行一案兩請

作者:許宏銘

 

專利申請人在考量專利權申請與布局的過程中,想必常會接觸到「PCT」或「一案兩請」等專業名詞,在《善用PCT專利申請制度為創新加值》(註1)一文中,其作者已詳細地介紹了何謂PCT(Patent Cooperation Treaty)制度、PCT申請程序以及運用PCT申請可帶來的好處;台灣雖然未能直接申請PCT,但仍可以透過中國大陸的PCT受理機制進入PCT專利系統,此外,中國亦允許專利申請人就其發明創作「一案兩請」,由於中國大陸一直以來都是台灣專利申請人布局申請的主要市場之一,申請人普遍關注是否可以充分利用PCT及一案兩請在程序上的特點,作為其專利布局靈活運用的策略。本文將先簡單介紹「一案兩請」的申請制度,再討論申請人是否能採行「先申請PCT,日後於國家階段進入中國時再一案兩請」的申請策略。

 

中華人民共和國專利法第9條規定:同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是,同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利,先獲得的實用新型專利權尚未終止,且申請人聲明放棄該實用新型專利權的,可以授予發明專利權

 

依照類型區分,中國核准的專利可以分為「發明專利」、「實用新型專利」和「外觀設計專利」(註2),其中「發明專利」需由專利專責機關進行「實質審查」,從申請到核准中間往往需要歷經冗長的審查期間;相較之下,「實用新型專利」採取的是「形式審查」,從申請到核准所需的時間較「發明專利」來的縮短許多。因此,基於中華人民共和國專利法第9條的「一案兩請」制度就提供了專利申請人相當有利的申請策略,同一專利申請人可以就相同的發明創作,在同一天分別申請「發明專利」及「實用新型專利」,且於遞交申請時分別聲明一案兩請。在大多數的情況下,專利申請人可以藉由先核准的實用新型專利,使其發明創作取得法律上的權利保障,待發明專利核准後,專利申請人可以於一定的期限內決定要保留「實用新型專利」抑或透過聲明放棄「實用新型專利」而選擇「發明專利」,藉此使得專利申請人對同一發明創作的權利得以延續。

 

目前世界各國專利制度允許一案兩請的國家為:中國、台灣以及德國。台灣對於「一案兩請」的規定可見於專利法第32條:「同一人就相同創作,於同日分別申請發明專利及新型專利者,應於申請時分別聲明;其發明專利核准審定前,已取得新型專利權,專利專責機關應通知申請人限期擇一;申請人未分別聲明或屆期未擇一者,不予發明專利。」,其要件大致與中國大陸的規定相同。

 

那麼專利申請人是否能先申請一PCT案,等到國家階段選擇進入中國之時,再利用一案兩請的制度,以此作為專利申請的策略。這個答案恐怕是不行的,根據中國專利審查指南(註3)如下規定:「專利法第9條第一款規定:同樣的發明創造只能授予一項專利權。國際申請指定中國的,辦理進入國家階段手續時,應當選擇要求獲得的是“發明專利”或者“實用新型專利”,兩者擇其一,不允許同時要求獲得“發明專利”和“實用新型專利”。」對於PCT申請進入國家階段時中國專利法明文規定不能以「一案兩請」的方式接續,這是由於PCT申請在國際階段進入指定國家時,性質上為原來PCT案的延續,並非於該指定國家提出新申請案,如此並不符合中國專利法「同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利」的要件,故專利申請人無法採行前述的申請策略。

 

綜上所述,根據中國專利法,專利申請人在中國想要先申請PCT,日後再於國家階段進入中國時「一案兩請」的申請策略是不可行的;但如果申請人有多國申請的布局需求,同時又希望在中國可以享有「一案兩請」的好處,建議可考慮提出PCT申請之外,在中國再多提出「一案兩請」的申請,如此將可以使得申請人的專利申請布局更加完善。

 

 

 

註1. 馮志峰, 善用PCT專利申請制度為創新加值。(http://www.phycos.com.tw/articles/278

註2. 台灣專利分為「發明專利」、「新型專利」和「設計專利」。

註3. 中華人民共和國專利審查指南(2020年版)第三部份第1章3.1.2保護類型。

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